ＰＢＰ
物の発明について、請求項にその物の製造方法が記載されている場合を「プロダクト・バイ・プロセス（ＰＢＰ）」クレームといいますが、その取扱いについての最高裁判所の判決が２０１５年６月５日に出ました。（平成２４年（受）１２０４特許権侵害差止請求事件）（平成２４年（受）２６５８特許権侵害差止請求事件）
製造方法でしか物を特定できない場合には、請求項の記載をプロダクト・バイ・プロセス（ＰＢＰ）で表現することを認めるという判断です。つまり出願時点での測定方法や分析技術では「不可能・非実際的な事情」があり、物質を特定できない場合です。
さらに、ＰＢＰでしか表現できない物の請求項の場合には、構造・特性等が同一である物として認定するという物同一説を採った判断です。
特許庁では、この最高裁判決を受けて、２０１５年７月６日に当面の審査の扱いを発表しました。当面はＰＢＰで表現された請求項は、不明確なので製造方法の請求項に変更させることにしたのです。物の特定が不可能、または非現実的でない組成や状態が表現できる場合には、物は物として表現することが求められます。
発明認定の類型を数回にわたり発表しています。物の製造方法に変更を促すケース、製造結果を表わす表現で物を限定することが望ましいというガイドラインです。そしてＰＢＰで物を特定する請求項が許される、物では表現できない計測などが出願当時の測定方法では困難な「不可能・非実際的事情」の類型を示しています。
近々、審査ハンドブックの改訂も行われるようですが、数回にわたり発表されたガイドラインを踏襲すると思っています。
我々が出願人の立場で対処するためには、先ずは物がＰＢＰでしか表現または特定できないかどうかの判断が、初めに必要になります。
化学メーカの担当の話では、やはりＰＢＰでしか表現できないものが少なくないというのです。その場合には、出願時点の測定技術では「不可能・非実際的な事情」を述べなくてはなりません。分析や測定する手段が世の中に存在しないか、実質的には高価で現実的でないと言った理由です。相当の説得性が必要です。
特許庁では、物表現で（ＰＢＰによる）なく、製造法を請求すべきと拒絶理由通知書で言ってきます。製造方法で良ければ当初から素直に製造方法の特許を請求すべきでしょう。ＰＢＰは製造方法で製造されたモノを特定するため、製造方法で権利化しても物にも権利が及ぶので実務的には問題ないと私は思います。
物で表現する場合には、ＰＢＰに該当するとされるケースは、製造の過程を表現することがないように工夫すれば良いのです。特許庁の類型説明によれば経時的な要素の記載がなければ良いとされています。
樹脂組成物を硬化した物、貼り付けチップがセンサチップに接合された物品、AとBを配合してなる組成物、A層とB層の間にC層を配置した積層フィルム、ヒト化抗体など構造、特性を特定した形にすれば良く、概念が定着している表現なら良いのです。