「商標法」第15条第2項の適用に関する考察
―馮超弁護士チームが代理した「CASUSGRILL」
商標無効審判事件を例として
馮超 森康晃 薛蓮
泰和泰（北京）法律事務所
一、はじめに
「商標法」第15条第2項は、特定の関係者による他人の先使用商標の不正な登録行為を規制する規定です。
ここでいう特定の関係者とは、代理・代表関係以外の契約関係、取引関係、またはその他の関係を指します。
第15条第1項に定められた代理人または代表者との関係が成立していない場合であっても、その他の商業協力関係や取引関係、または商業関係以外の関係に基づき、他人が商標を先に使用していることを知りながら悪意をもって登録出願を行ったことが証拠により明らかである場合には、本項により、当該特定関係者の不正登録行為を規制することができ、先使用商標の使用者または利害関係人の正当な権益を保護することができます。
本稿では、馮超弁護士チームが代理した「CASUSGRILL」商標無効審判事件の具体的な状況を踏まえ、「商標法」第15条第2項の適用について分析いたします。
二、立法の背景・沿革
「商標法」第15条は、2001年の商標法第2次改正において新たに設けられた条項です。
しかし、2001年改正当時の「商標法」第15条では、「代理人または代表人が被代理人または被代表人の商標を自己の名義で登録した場合に、被代理人または被代表人が異議を申し立てたときは、その登録を認めず、使用を禁止する」とのみ規定されていました。
この規定では、対象となる主体を代理人または代表人に限定しており、代理関係・代表関係の判断基準についても明確ではありませんでした。
代理・代表関係の適用範囲については、2010年の「商標授権・確権に関する行政事件の審理に関する最高人民法院のいくつかの意見」において、「商標代理人、代表人、または販売代理関係としての販売代理人、代表人」と明確に定義されましたが、司法実務においては依然として多くの制約が存在していました。
2013年の商標法第3次改正により、第15条第2項が新設されました。
「同一または類似の商品に関して登録を出願した商標が、他人が先に使用していた未登録の商標と同一または類似であり、出願人が当該他人と前項に定める以外の契約、業務上の取引関係、またはその他の関係を有し、その商標の存在を知っていた場合において、当該他人が異議を申し立てたときは、登録を認めない」と規定されました。
これにより、現行「商標法」における、特定関係者による悪意のある商標の先取り登録行為に対する規制が確立されました。
三、馮超弁護士チームが代理した「CASUSGRILL」商標無効審判事件の基本的事実
ノヴォフォトラ社はデンマークのスタートアップ企業であり、「CASUSGRILL」商標は「CASUS」と「GRILL（英語でグリルや焼き網を意味する）」の2つの部分から構成されています。このうち、識別力のある要素である「CASUS」は、出願人の創業者Carsten氏の名前の最初の2文字「CA」と、その妻であるSusanne氏の名前の最初の3文字「SUS」から構成された造語です。
2016年2月、ノヴォフォトラ社はダンプチースグループと秘密保持契約を締結し、中国本土における「CASUSGRILL」ブランド製品の加工業者の探索を同グループに委託しました。
2017年3月、ダンプチースグループは、ノヴォフォトラ社の「CASUSGRILL」ブランドの環境配慮型グリル製品の加工委託に関し、蘇州のある実業会社と供給基本契約および秘密保持契約を締結し、その後、子会社である上海ダンプチース国際貿易有限公司を通じて、蘇州の同実業会社と設備契約、起動資金契約、金型製作契約などの関連文書を相次いで締結しました。
2017年5月から6月にかけて、ノヴォフォトラ社は、上海ダンプチース国際貿易有限公司を通じて、同実業会社に委託し「CASUSGRILL」ブランドの環境配慮型グリル製品を約50,000台生産させました。
ノヴォフォトラ社は、同時期に「CASUSGRILL」商標が常熟市のあるメディア会社によって不正に登録出願されたことを発見しました。
商標異議申立て段階において、ノヴォフォトラ社は他の大手法律事務所に異議申立てを依頼し、当該メディア会社とノヴォフォトラ社の間に「商標法」第15条第1項に規定される代理関係が存在すると主張しました。
しかし、関連法条の解釈および適用に誤りがあり、両者の間に代理関係が存在することを証明する証拠もなかったため、異議申立て段階では勝訴に至りませんでした。
四、案件の進行方針
馮超弁護士チームは、ノヴォフォトラ社からの依頼を受けて本件を引き継いだ後、既存の証拠を十分に研究し分析しました。
その結果、現時点で常熟某メディア会社とノヴォフォトラ社の間に代理関係を証明する十分な証拠はなく、実際にノヴォフォトラ社と代理関係を有するのは蘇州某実業会社であり、常熟某メディア会社ではないと判断しました。
馮超弁護士は、商標法第15条第2項に基づき、常熟某メディア会社がノヴォフォトラ社の商標の存在を知っていたことを前提に、代理関係以外の関係を主張できる可能性があると提案しました。
(1)「先使用」の認定
商標法第13条第2項、第15条、第32条後半は未登録商標の保護に関する規定であり、異なる条項において「先使用」の程度について異なる要件が求められています。
他の2つの条項と比較して、商標法第15条第2項は「先使用」の程度に対して低い要件を設けており、実際に使用したか、または市場投入の準備として行われた準備活動が「先使用」に該当します。
この場合、商標の使用期間、使用規模、使用を通じて一定の影響を証明する必要はありません。
「CASUSGRILL」商標無効宣告事件において、蘇州某実業会社は「CASUSGRILL」ブランドの環境配慮型グリル製品の加工を受託しましたが、関連製品は実際には中国国内で販売されていませんでした。
したがって、馮超弁護士チームは、インターネットなどのチャネルを通じて「CASUSGRILL」ブランドの環境配慮型グリル製品に関する国内メディアの報道を収集し、証拠として提出しました。
これにより、「CASUSGRILL」商標はすでに中国で使用されていることを証明しました。
(2)「特定関係」の認定
契約、業務取引関係、その他の関係はすべて「特定関係」に該当します。
2021年の商標審査基準には、いくつかの一般的な契約や業務取引関係が例示されており、具体的には売買契約、委託加工契約、フランチャイズ契約（商標使用許可）、投資契約、スポンサーシップ、共同イベント開催、業務調査、交渉関係、広告代理関係などが挙げられています。
その他の関係には、親族関係、従属関係、商標出願人と先使用者の営業所在地の近接なども含まれます。
最高裁判所の「商標権付与確定行政案件に関する規定」もその他の関係の例を挙げています：（1）商標出願人と先使用者が親族関係にある場合、（2）商標出願人と先使用者が労働契約関係にある場合、（3）商標出願人と先使用者が営業所在地に近接している場合、（4）商標出願人と先使用者が代理、代表関係の成立を巡って交渉を行ったが、実際には成立しなかった場合、（5）商標出願人と先使用者が契約や業務取引関係を巡って交渉を行ったが、成立しなかった場合。
実際には、司法実務で直面する状況は法律や司法解釈で挙げられた「その他の関係」よりも複雑で多様であるため、「特定関係」は上記に示された情形に限定されません。
そのため、2021年の商標審査基準は、一般的なその他の関係の例示後に、「列挙された以外のその他の関係により先使用商標の存在を知っている場合も、本項の規定に該当する」と補足しています。
このことから、商標法第15条第2項は特定関係の定義において、例示的な規定を加えた兜底型の立法モデルを採用しており、「その他の関係」に基づき商標の存在を知っていたことが証明される場合にも、この規定が適用されることが明確です。
(3)「その他の関係」の認定
「CASUSGRILL」商標無効宣告事件の焦点は、常熟某メディア会社が自らの名義で「CASUSGRILL」商標を不正に登録したことが商標法第15条第2項に規定された事例に該当するかどうかにあります。
まず、馮超弁護士チームは、ノヴォフォトラ社とダンプチースグループとの間で締結された秘密保持契約、ダンプチースグループと蘇州某実業会社との供給基本契約および秘密保持契約、上海ダンプチース国際貿易有限公司と蘇州某実業会社との設備契約、起動資金契約、金型製作契約などの文書を提出し、ノヴォフォトラ社と蘇州某実業会社の間に代理関係が存在することを証明しました。
会社の登録情報には、常熟某メディア会社と蘇州某実業会社の関係が直接的に示されていないため、両者が関連企業であることを直接証明することはできませんでした。
そのため、馮超弁護士チームは、蘇州某実業会社に対する調査を行い、蘇州某実業会社の責任者および業務担当者とのWechatでのやり取りを通じて、責任者が常熟某メディア会社の株主であることを認めた証拠を収集し、公証しました。
さらに、常熟某メディア会社と蘇州某実業会社の関係をさらに詳しく調査するため、現地調査を実施しました。
現地調査においても、業務担当者が蘇州某実業会社の責任者が常熟某メディア会社の株主であることを再度確認し、両者が同一の人物によって経営されていることを裏付ける重要な証拠となりました。
この録音は公証され、常熟某メディア会社と蘇州某実業会社が関連会社であることを証明する決定的な証拠となりました。
常熟某メディア会社と蘇州某実業会社の他にも、馮超弁護士チームは、常熟某商貿会社が同じ人物によって運営され、蘇州某実業会社が製造を担当し、常熟某商貿会社が販売を行い、常熟某メディア会社が商標登録を行った製品が、ノヴォフォトラ社の商品の外観を完全に模倣していることを発見しました。
この重要な証拠については、関連するウェブページの証拠として公証を行いました。
このような証拠をもとに、馮超弁護士チームは国家知識産権局に無効宣告を求め、「CASUSGRILL」商標は常熟某メディア会社がノヴォフォトラ社の商標を無断で登録したものであり、商標法第15条第2項に基づいて無効であると主張しました。
五、裁定
審理の結果、国家知識産権局はノヴォフォトラ社の請求を支持し、裁定書の内容は以下の通りです：
「その他の関係」とは、当事者間の直接的な商業取引以外の関係を指します。本件において、まず、申請者が提出した受賞証明書、製品委託加工契約書、請求書及び関連報道などの証拠から、「CASUSGRILL」商標が申請者により先行して使用されていることが確認されました。次に、当局が調査した事実2、3、4及び申請者が提出した証拠14、15のチャット記録から、被申請人の法定代表者が設立した自然人独資の常熟某商貿公司と蘇州某実業公司との間に密接な関係及び商業的な協力があり、双方がともにバーベキューグリル製品を取り扱っていることが明らかになり、被申請人は申請者が先行して「CASUSGRILL」商標を使用していることを知っていたと判断されます。申請者と被申請人の間には「商標法」第15条第2項に基づく「その他の関係」が存在するとされ、争点となっている商標が定められた使用商品であるポータブルグリルやバーベキューグリル等は申請者が先行して使用していた商標に関連する商品であり、係争商標と申請者の先行使用商標は同一であり、明らかに悪意が存在することが認定されました。したがって、被申請人が自己名義で係争商標の登録を出願した行為は、「商標法」第15条第2項の規定に該当することが確認されました。
六、終わりに
馮超弁護士チームが代理した「CASUSGRILL」商標無効宣告事件の分析を通じて、商標法第15条第1項と第15条第2項の違いを明確にし、第15条第2項の適用条件についてさらに詳しく整理したいと考えています。
具体的には、商標登録者とブランド所有者の間に代理や代表の関係等の直接的な関係がなくとも、契約や商業取引、その他の関係によりブランド所有者の存在を知っていたことを証明できる証拠があれば、商標法第15条第2項に基づき無効宣告されるべきであることを示しています。
この記事を通じて、中国では商標が広く使用されていないが、商業パートナーや関連会社等の特定の主体によって商標を不正に登録されたブランド所有者に新たな救済手段を提供できればと思います。